2017关于新修改的《专利审查指南》教学文案.pptx

国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定审查指南修改说明（一）修改背景（二）修改方案和说明但是，排除适用专利法第二十五条并不意味着同排除
专利法第二条第二款的适用。专利法第二条第二款规定了
发明是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案即
发明应是一种技术方案。专利法第二条第二款和第二十五
条从正反两个方面界定了专利保护的客体。对于涉及商业
内容的专利申请，即使其不属于第二十五条第一款第二项
排除的纯粹智力活动的规则和方法的范畴，如果不是采用
技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果
的方案，亦不属于可专利保护的客体。
（三）修改的影响对于涉及商业方法的专利申请的审查标准的调整，需要将有关客体与“三性”的法律条款统筹考虑。此次修改并未具体涉及“创造性”审查内容，未来在《指南》修改工作中，还需要进一步深入研究和论证。二、关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定（一）修改背景因计算机程序发明涉及时序特征，之前往往被认为是方法发明。在1993版《指南》实施之前，涉及计算机程序的发明只能以方法权利要求的形式提出专利申请。但是，对于方法专利，一般只有使用专利方法才构成侵权，权利人无法追究计算机程序的复制者或销售者的侵权责任，而计算机程序的直接使用者往往是普通消费者，非商业目的的私人使用也不构成侵权。随着计算机技术的迅猛发展，方法权利要求在专利保护上的局限性日益凸显，诉讼对象的难于确定导致基于计算机程序的发明创造得不到有效的保护。法律需要不断调整以适应经济技术发展的需要。在1993版《指
南》中开始允许涉及计算机程序发明撰写成装置权利要求。
在2006版《指南》中具体提出了上述“功能模块构架”的装置权
利要求,同时增加了对于涉及计算机程序的发明专利申请中包含
有硬件结构改变的专利申请说明书的撰写要求。
2010版《指南》对有关规定未作修订。《指南》设定“功能模
块构架”权利要求，一方面希望通过这类“装置”权利要求赋予计算机
程序发明以产品的保护效力；另一方面，对这类权利要求的撰写形式做
了严格的规定，希望使得审批者和社会公众能够轻易地识别出这类权利
要求，并在此基础上适用《指南》中对此类装置权利要求的保护范围所
做的、不同于一般权利要求的狭义解释。在既往的审查实践中，方法权
利要求以及与之一一对应的装置权利要求是成对出现的。
2.引发的讨论和争议

（1）“完全对应一致”含义不清，给撰写和审查造成一定
困惑
由于《指南》规定的“功能模块构架”的装置，仅是
在专利申请阶段为了满足撰写形式要求而“组装”的虚拟产
品，在实际软件开发阶段并没有这样的概念。模块构架并非
客观存在的物理实体装置或装置单元，且功能模块的拆分与
合并比较随意，无客观划分标准，这必然给申请人撰写申请
文件带来诸多不确定性。

在审查实践中，对于何为“完全一一对应”的理解也存
在分歧。有观点认为装置权利要求中的各功能模块与方法权
利要求中的各步骤必须在文字上绝对、严格地对应一致才能
被认为是“完全一一对应”（严格符合《指南》示例），进
而认为是功能模块构架的装置权利要求；也有观点认为不应
如此机械理解，实质上“一一对应”即可。这些不一致理解
给审查员检索现有技术、评判权利要求是否得到说明书支持
等可能带来困惑。

自2006版《指南》设定“功能模块构架”权利要求的撰
写方式以来，对此类权利要求的保护范围的理解一直存在争
议，主要包括：
a.“功能模块构架”装置权利要求具体指向的产品类型
是什么，是软件，硬件，还是软件与硬件的结合？
b.装置（产品）权利要求中包含计算机流程步骤特征时，
步骤特征部分与装置之间有何关系？是否对权利要求的保护
范围有限定作用？
c.由于“功能模块构架”权利要求的表现形式上往往会
出现“用于……的装置”或“被配置为……”这样的措辞，
使得对其“功能模块构架”权利要求的表现形式易与一般
功能性限定混淆，导致权利要求的保护范围更加难于确定。

（3）“功能模块构架”权利要求在司法保护方面存在争议
在司法实践中，可以看到上述“功能模块构架”权利要
求范围的不同解释。从颇受关注的诺基亚公司诉上海华勤通
讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案可以看到，上海中级
和高级人民法院对于有关特征是按照一般功能性特征认定和
解释的。涉案权利要求7涉及：“如权利要求6所述的终端设备，
其特征在于：所述终端设备被配置为……用于输入消息的消
息编辑器……”

上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院均认为：
由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案
专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围，不
应判定被告构成侵权。可见，法院将“被配置为……”解释
为限定装置的功能性特征，并结合涉案专利说明书及附图来
寻找装置本身“被配置为”的具体实施